La legislación actual no determina un lìmite en el numero de signos distintivos que pueda contener una marca, el límite podrían ser los avisos comerciales que constan de sujeto y predicado, pero no todos los signos distintivos encuandran en dicha descripción. El hecho es que mientras mas signos distintivos contenga una marca mas difìcil es su debida protección contra falsificaciones y poder mantener su exclusividad resulta complejo y hasta innecesario.

El problema que representa la protección de una marca que contiene demasiados signos es que carece de distinción y aún siendo registrable dificilmente podrá defenderse y por si fuera poco el público consumidor no identificará una marca que debe memorizar.

Ejemplo: La marca nominativa “BLINDAJE LEGAL” el distintivo es corto y representa una idea no hay necesidad de adicionar mas palabras, si la marca fuese “BLINDAJE LEGAL CORPORATIVO PARA EMPRESAS” no solo estaríamos limitando las actividades que puede proteger la marca pues sería únicamente para empresas dejando camino abierto para la marca “BLINDAJE LEGAL COMERCIAL“.

Mas motivos para incentivar el registro de marcas cortas:

- Si el signo distintivo es breve, su registro no solo podrá estar blindado ante la mala fe de un tercero, sino que también será mas pegajosa para el público consumidor.

- Las marcas registradas mas importantes contienen pocos distintivos por ejemplo: Microsoft, Intel, IBM, MGM, MAC, GMC, Telmex, IKEA, BMW;

- Las marcas cortas son fácilmente identificables;

- Las marcas cortas difícilmente pueden ser falsificadas;

- Las marcas largas son difíciles de recordar;

- Las marcas largas son poco cool.

- Las marcas largas representan falta de imaginación;

En conclusión los registros de marcas que tienen demasiados signos distintivos son innecesarios porque no hay distintividad.

Hoy asistió un cliente asiduo de la firma para revisar la disponibilidad de su marca, tenía mas de veinticinco opciones – no exagero- la mayoría parecieron buenas, ninguna estaba formada por acrónimos como es costumbre en Mexico y en su mayoría estaban dentro de los límites que marca el Art. 90 de la LPI,  si bien las marcas que encontramos en los resultados no eran idénticas, si eran similares con grado de confusión importante, por lo que fuimos descartando uno por uno, finalmente encontramos una que tenía mas de 80% de posibilidad, pero la tragedia comenzó cuando una marca ya registrada, vigente y presuntamente en uso protegía solo uno de los productos que el cliente deseaba registrar, la lista de productos protegidos era tan extensa que en la solicitud seguramente ocuparon dos hojas, el cliente me dijo: ”entonces ya no hay marcas disponibles“. Esta común situación es debido a que en México no existe como en otros países (ej. EU) las subclasificaciones, la explicación de la subclasificación para quienes no sufren de ser abogados:

Existen 45 clasificaciones y cada una se refiere a diferentes productos o servicios, es por ello que podemos encontrar marcas idénticas que subsisten porque protegen diferentes productos, por ejemplo podemos encontrar marcas como Milenio que esta registrada para proteger cervezas y a su vez esta registrada para proteger la marca de un grupo musical que también se llama Milenio, estas marcas pueden coexistir porque nada tiene que ver cervezas con grupos musicales.

Después de esta explicación entremos en materia, las subclasificaciones permiten a un nuevo solicitante registrar marcas mas fácilmente, pues al momento de registrar una marca  para ropa (clase 25) difícilmente registraría también para sombrería (de la misma clase 25) y así quien quisiera registrar la marca para sombreros “Milenio” podría hacerlo sin infringir los derechos de quien ya lo tenga en ropa.

Este tema hace algunos meses me comentó un Director del IMPI que ya están proponiendo que se efectúe de esta manera, lo cual ayudará a registrar mas fácil una marca, mientras tanto sigamos con procedimientos administrativos de nulidad y caducidad para dar paso a nuevos registros, no tengo la menor idea de como quedaría una reforma para ampliar la subcalsificación, ¿operaría solo para nuevos registros de marcas? ¿Que pasará sobre todo con los registros anteriores que tienen toda una clasificación registrada?

Coca Colla (Marca Mixta) registrada en Bolivia

Una propuesta de la iniciativa privada para poner a disposición del público consumidor ha sido lanzada para su venta se llama Coca Colla y el fabricante la describe como una bebida energizante elaborada a base de planta de Coca (Erythroxylum coca) que en las culturas andinas es usada como analgésico para intervenciones médicas, con lo cual se vislumbra un gran reto para defender la marca de refrescos Coca Cola. El vocero de la fabrica ha declarado que la intención de venta es primeramente en las ciudades de Cochabamba y La Paz.

Bolivia es parte de ocho tratados de la OMPI y el fabricante Boliviano en lo que a la marca nominativa se refiere tendrá argumentos a su favor, toda vez que la bebida es fabricada a base de la planta de Coca y la primer disputa que tendrá lugar será seguramente en la propia Bolivia, pues la oposición al registro de marcas y la solicitud de infracción que Coca Cola interpondrá al parecer son mero trámite.

Suprema Corte de Justicia de la Nación

El año pasado el Séptimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito publicó una tesis que establece que para evitar la pérdida del registro de una marca (por caducidad), se puede probar el uso de la misma mediante catálogos de productos, pero lo relevante es que adicionalmente para sustentar dicha prueba se tiene que demostrar la distribución de los catálogos no solo su fabricación, que además y aunque la tesis no lo mencione debe ser continua. En esta tesis olvidaron a las marcas de servicios, ya que solo hablan de catálogos de productos, pero que por analogía podrían ser utilizados los brochures, pues es una forma de publicidad y por lo tanto un medio idóneo para demostrar el uso.

Texto original de la Tesis del Tribunal:

MARCAS. PARA ACREDITAR A TRAVÉS DE UN CATÁLOGO QUE LOS PRODUCTOS PARA LOS QUE FUERON REGISTRADAS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN EL MERCADO Y ASÍ DEMOSTRAR EL USO DE AQUÉLLAS, SE REQUIERE QUE ADEMÁS DE SU EXISTENCIA FÍSICA SE PRUEBE, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE AQUÉL FUE MOTIVO DE DISTRIBUCIÓN.- Conforme al artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, para los efectos del numeral 130 de dicha ley (caducidad del registro de una marca por falta de uso), entre otros casos, se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando: a) Los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio; b) Se encuentran disponibles en el mercado en el país bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio; o c) Se aplique a productos destinados a la exportación. Así, para acreditar a través de un catálogo que un producto para el que una marca fue registrada se encuentra disponible en el mercado (inciso b) y así demostrar el uso de ésta, se requiere que además de su existencia física -impresión de un número determinado de ejemplares-, se pruebe, aunque sea indiciariamente, que aquél fue motivo de distribución; lo anterior obedece a que un catálogo no puede ser considerado propiamente como un medio de comunicación, como lo es una revista o un periódico, que además de contar con una fecha cierta de publicación, por lo general es de impresión y distribución cotidiana, elementos que no son propios del catálogo, en tanto que éste necesariamente debe ser distribuido por la persona interesada en publicitar los artículos en él contenidos.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 174/2009. Ferrero, S.P.A. 29 de julio de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Irma Gómez Rodríguez.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX. Novena Época, septiembre de 2009, pág. 3151. Tesis: I.7o.A.654 A