Suprema Corte de Justicia de la Nación

El año pasado el Séptimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito publicó una tesis que establece que para evitar la pérdida del registro de una marca (por caducidad), se puede probar el uso de la misma mediante catálogos de productos, pero lo relevante es que adicionalmente para sustentar dicha prueba se tiene que demostrar la distribución de los catálogos no solo su fabricación, que además y aunque la tesis no lo mencione debe ser continua. En esta tesis olvidaron a las marcas de servicios, ya que solo hablan de catálogos de productos, pero que por analogía podrían ser utilizados los brochures, pues es una forma de publicidad y por lo tanto un medio idóneo para demostrar el uso.

Texto original de la Tesis del Tribunal:

MARCAS. PARA ACREDITAR A TRAVÉS DE UN CATÁLOGO QUE LOS PRODUCTOS PARA LOS QUE FUERON REGISTRADAS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN EL MERCADO Y ASÍ DEMOSTRAR EL USO DE AQUÉLLAS, SE REQUIERE QUE ADEMÁS DE SU EXISTENCIA FÍSICA SE PRUEBE, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE AQUÉL FUE MOTIVO DE DISTRIBUCIÓN.- Conforme al artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, para los efectos del numeral 130 de dicha ley (caducidad del registro de una marca por falta de uso), entre otros casos, se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando: a) Los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio; b) Se encuentran disponibles en el mercado en el país bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio; o c) Se aplique a productos destinados a la exportación. Así, para acreditar a través de un catálogo que un producto para el que una marca fue registrada se encuentra disponible en el mercado (inciso b) y así demostrar el uso de ésta, se requiere que además de su existencia física -impresión de un número determinado de ejemplares-, se pruebe, aunque sea indiciariamente, que aquél fue motivo de distribución; lo anterior obedece a que un catálogo no puede ser considerado propiamente como un medio de comunicación, como lo es una revista o un periódico, que además de contar con una fecha cierta de publicación, por lo general es de impresión y distribución cotidiana, elementos que no son propios del catálogo, en tanto que éste necesariamente debe ser distribuido por la persona interesada en publicitar los artículos en él contenidos.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 174/2009. Ferrero, S.P.A. 29 de julio de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Irma Gómez Rodríguez.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX. Novena Época, septiembre de 2009, pág. 3151. Tesis: I.7o.A.654 A