Registro de Marcas.- de la ficción a la realidad

Autor: Lic Rafael Giménez Camacho
Tipo de artículo: Interés general

Marca en proceso de registro

Registro de la Marca tru Blood Exp. 1076807, 1076807, 1073717, 1073715

Un buen amigo me recomendó la serie True Blood, que si no la has visto es una serie que hay que ver, (o corres el peligro de que te dejen fuera de la platica), nada que ver con la familia Monster ni los Locos Adams, es una historia contemporánea acerca de la convivencia de mortales, vampiros y otros seres que si te asistes a un concierto de The Cure podrás encontrar varios, pero mi punto no es ese, mi punto es que dentro de la primera serie aparecen comerciales de una bebida inventada por japoneses que consiste en sangre sintética llamada Tru Blood, esta bebida mantiene vivos a los vampiros para evitar pérdidas humanas, partiendo del principio de que una serie o película es exitosa cuando el espectador se involucra a tal grado que “se la cree”, en México ya podemos ver brotes reales de la serie, en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial existen cuatro intentos de solicitudes de registro de marcas con la denominación “TRU BLOOD” no es broma, (se intentó registrar para cervezas y bebidas energéticas entre otros) una como era de esperarse es de quien ostenta los derechos de la serie, pero las otras tres que por cierto son anteriores presumiría que los solicitantes son terceros no involucrados con la autoría de la serie porque se solicitaron como marca nominativa.

¿Existe impedimento legal para el registro de la marca? mi opinión es que definitivamente no, porque el artículo 90 de la LPI en su fracción XIII solo establece que no serán registrables como marcas los títulos de las obras y sus personajes, pero este punto podría ser motivo de debate para incluir en esta fracción los productos ficticios que se incluyen en las obras, pero que también podría ser una sobreregulación, toda vez que se restringiría a los terceros que de buena fe quisieran registrar marcas similares en grado de confusión con productos ficticios.

La serie es creada y producida por Alan Ball y según Wikipedia esta basada en la obra “The Southern Vampire Mysteries” de Charlaine Harris. Más información de la serie aqui.

El presente artículo tiene la única finalidad de informar a nuestros lectores el acontecer de la Propiedad Intelectual en México, el autor no tiene ninguna relación con la marca y/o con los titulares de sus derechos, por lo que se introducen únicamente de manera ejemplificativa y no para distinguir productos o servicios.

 

Persecución de oficio a la delincuencia de Propiedad Intelectual
Autor: Lic Rafael Giménez Camacho

No a la pirateria

El día de hoy entró en vigor la reforma de la Ley de la Propiedad Industrial para perseguir de oficio los delitos de Propieded Intelectual y de Propiedad Industrial, que se espera su sanción tenga un efecto inmediato, pues ya no será necesaria la presentación de una denuncia previa por parte de los afectados, sino que la autoridad podrá actuar de manera inmediata ante la conducta flagrante de un delito en estas materias, a continuación comento las reformas:

En lo que hace a la reforma del Código Penal Federal en su artículo 429 este precepto anteriormente establecía que los delitos en materia de Derecho de Autor tuviesen que ser perseguidos por querellas, es decir por denuncia del ofendido para lo cual era requisito indispensable que el ofendido acreditara su interés jurídico probando la legitimidad del derecho que tenía sobre determinada obra, para lo cual algunos autores contrataban sociedades de gestión colectiva, así varios autores se verían favorecidos por un solo órgano que actuase en su representación y dicho sea de paso los autores mantenían un anonimato, ¿Se imagina usted a Luis Miguel o a Armando Manzanero acudiendo al Ministerio Público a formular sus denuncias?, la figura de las sociedades de gestión colectiva sigue vigente, sin embargo con esta reforma la autroidad podrá actuar mas eficazmente, pues no requiere de dicha denuncia.

En lo que hace a la reforma de la Ley de la Propiedad Industrial en su artículo 223 bis al igual que el caso anterior establecía que los delitos en materia de Propiedad Industrial requerían de una denuncia previa por parte de quien tuviese un derecho legítimo en proteger su propiedad, ahora el precepto establece que se perseguirá de oficio al igual que el caso anterior.

Aún que la Procuraduría General de la República no ha manifestado como va a llevar a la práctica esta persecución, en los siguientes días se espera que lo haga.

¿Cuales son los alcances de esta reforma? a continuación comento algunos:

Particularmente a quienes hacen uso de marcas sin registrar deben considerar obligatorio su registro y a falta del mismo debe retirar su marca, pues basta con que la marca que usa se parezca a otra ya registrada para los mismos o similares productos o servicios (con excepción de marcas famosas que en cualquier caso aplica) para que sea puesto a disposición de las autoridades, aquella definición que versaba en que “el registro de la marca es para obtener su uso exclusivo” parece que queda corta ante esta reforma, pues ahora no solo es para obtener el uso exclusivo, sino para evitar ser un delincuente. En este rubro también se encuentran los avisos comerciales, comunmente llamados slogans.

Aquellos que comercialicen productos y desconozcan su procedencia deberán cuestionar a su fabricante si cuenta con el legítimo derecho de fabricar dichos productos, como lo es el título de registro de una patente, modelo de utilidad o diseño industrial y solicitar una copia certificada, así como un documento idóneo en que puedan demostrar la autenticidad de los productos, pues las copias piratas son tan parecidas que identificar su autenticidad puede ser motivo de un peritaje complejo.

Los que usamos derechos de autor debemos ser cautelosos en que cualquier autoría ajena deba contener el crédito de su autor y que no sea para fines lucrativos, es importante recordar que el material que contenga derechos de autor puede ser usado si no tiene fines de lucro, para lo cual es importante hacer mención que la Ley Federal del Derecho de Autor tiene diferentes requisitos para cada caso dependiendo de la obra de que se trate.

Los titulares de marcas registradas deberán coadyuvar con las autoridades para que puedan identificar cuando un producto es auténtico y cuando se trata de productos piratas, en ocasiones las marcas son parecidas y usan nombres descriptivos, como el caso de IPHONE (registro no.1039157 en México) y PHONE.

 

Hace unos días revisando la publicación IMPI EN CIFRAS que pública el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial me percate de una situación que llamo mi atención, y es que al revisar el número de solicitudes de marca presentadas por nacionalidad del titular en el 2009 me sorprendió percatarme de que la presentación de solicitudes ante dicho Instituto se vio afectada en el año 2009, de acuerdo a la clasificación de países que hace el IMPI la mayoría de países (Alemania, Brasil, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido, Suiza y Otros Países)  disminuyeron el número de solicitudes y el único país que aumento la presentación de solicitudes fue México, lo anterior se corrobora de conformidad con la tabla publicada por el IMPI.

Lo anterior se entiende en gran medida por la recesión económica mundial, pero lo curioso está en que a pesar de eso, México aumentó la presentación de solicitudes de marcas ante el Instituto. Este fenómeno de descenso en las presentaciones de Marcas no fue exclusivo de México, siendo que ocurrió en todo el Mundo y particularmente en las presentaciones de marcas de acuerdo al Sistema de Madrid, ya que en comparación con las 42.075 solicitudes recibidas en 2008, en 2009 el número de solicitudes internacionales presentadas por los 84 miembros del Sistema de Madrid fue de 35.195.

Es preciso mencionar las palabras del Director General de la OMPI, el Sr. Francis Gurry que refiere en relación con el tema:

“No es de extrañar, dadas las difíciles condiciones financieras y la disminución de la demanda del consumidor a las que tienen que hacer frente las empresas de todo el mundo.  Aunque la protección de las marcas tiene sentido tanto en los buenos como en los malos momentos, las empresas se lo piensan más antes de introducir nuevos productos en el mercado dada la incertidumbre económica.  Pero qué duda cabe que las marcas desempeñan una función primordial en la creación de valor y son un cimiento para la expansión comercial cuando la economía empieza a recuperarse”.

“La demanda de derechos de propiedad intelectual suele descender en períodos de recesión.  El revés es mayor y se acusa rápidamente en el ámbito de las marcas, por cuanto se trata de un ámbito particularmente vinculado a las condiciones del mercado.  No obstante, antes de la crisis se registró un nivel sin precedentes en la demanda de derechos de propiedad intelectual y no faltan razones para creer que, en el ámbito de la solicitud y el registro internacional de marcas, la situación se reactivará a medida que el crecimiento económico vaya consolidándose”

El aumento de la presentación de las solicitudes de nacionales mexicanos ante el Instituto en un año de dificultades financieras y económicas, refleja el compromiso de los ciudadanos por proteger las marcas de los productos o servicios que van a comercializar y con esto, evitar la competencia desleal. ¿Este será un fiel indicador de que vamos por buen camino para evitar la piratería?

 

Marcas registradas: Nueva Reforma de la LPI

  • Procedimiento de declaración administrativa de la declaración de nulidad, caducidad cancelación o infracción:
  • se reforma el artículo 188 para permitir que cualquier persona manifieste por escrito al IMPI la existencia de causales para iniciar el procedimiento de oficio.
  • Respecto a la fianza y la contrafianza mencionada en el artículo 199 BIS-1, se hacen las siguientes precisiones: para determinar el importe de la fianza, el IMPI tomará en consideración los elementos que le aporte el titular del derecho así como los que se desprendan de las actuaciones en el expediente. El importe de la contrafianza comprenderá la cantidad afianzada y un monto adicional de 40% sobre el que se hubiere exhibido para la fianza. El IMPI podrá requerir la ampliación de la fianza y contrafianza, cuando de la práctica de las medidas se desprenda que las otorgadas inicialmente resultan insuficientes para responder de los daños y perjuicios que se pudieran causar.
  • Nueva infracción administrativa: Lo será el que el titular de una patente o su licenciatario, usuario o distribuidor, inicie procedimientos de infracción en contra de uno o más terceros, una vez que el IMPI hubiese determinado en un procedimiento administrativo anterior que hubiese causado ejecutoria, la inexistencia de la misma infracción.

    Contenido de la Reforma:

    Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de la Propiedad Industrial

    (DOF del 18 de junio de 2010)

    Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia
    de la República.

    FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

    Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

    DECRETO

    EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A :

    SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

    Artículo Único.- Se reforman los artículos 12, fracción IV; 41, fracción II; 47, fracción I, primer párrafo; 59, fracción VI; 188; 199 BIS 1, tercer párrafo y se adicionan un segundo párrafo a la fracción X del artículo 6o. un artículo 52 BIS; un cuarto y quinto párrafos al artículo 199 BIS 1 y una fracción XXVII, recorriéndose la actual en su orden, al artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, para quedar como sigue:

    Artículo 6o.- …

    I. a IX. …

    X. …

    Deberán publicarse en el ejemplar del mes inmediato posterior a su emisión, todas las resoluciones emitidas en los procedimientos de declaración administrativa que prevé esta Ley, así como las que desahoguen peticiones que tengan por objeto modificar las condiciones o alcance de patentes o registros concedidos;

    XI. a XXII. …

    Artículo 12.- …

    I. a III. …

    IV.-  Aplicación industrial, a la posibilidad de que una invención tenga una utilidad práctica o pueda ser producida o utilizada en cualquier rama de la actividad económica, para los fines que se describan en la solicitud;

    V. y VI. …

    Artículo 41.- Para reconocer la prioridad a que se refiere el artículo anterior se deberán satisfacer los requisitos siguientes:

    I.- …

    II.- …

    Si se pretendieren derechos adicionales a los que se deriven de la solicitud presentada en el extranjero considerada en su conjunto, la prioridad deberá ser sólo parcial y referida a esta solicitud.

    Respecto de las reivindicaciones que pretendieren derechos adicionales, se podrá solicitar un nuevo reconocimiento de prioridad o, en su defecto, éstas se sujetarán al examen de novedad que corresponda a la fecha de presentación a la que se refiere el artículo 38 BIS;

    III. y IV. …

    Artículo 47.- A la solicitud de patente se deberá acompañar:

    I.- La descripción de la invención, que deberá ser lo suficientemente clara y completa para permitir una comprensión cabal de la misma y, en su caso, para guiar su realización por una persona que posea pericia y conocimientos medios en la materia. Asimismo, deberá incluir el mejor método conocido por el solicitante para llevar a la práctica la invención, cuando ello no resulte claro de la descripción de la invención, así como la información que ejemplifique la aplicación industrial del invento.

    II. a IV. …

    Artículo 52 BIS.- Dentro de un plazo de seis meses, contados a partir de la fecha de publicación en la Gaceta, el Instituto podrá recibir información de cualquier persona, relativa a si la solicitud cumple con lo dispuesto en los artículos 16 y 19 de esta Ley.

    El Instituto podrá, cuando así lo estime conveniente, considerar dicha información como documentos de apoyo técnico para el examen de fondo que sobre la solicitud realice, sin estar obligado a resolver sobre el alcance de la misma. El Instituto dará vista al solicitante de los datos y documentos aportados para que, de considerarlo procedente, exponga por escrito los argumentos que a su derecho convengan.

    La presentación de información no suspenderá el trámite, ni atribuirá a la persona que la hubiera presentado el carácter de interesado, tercero o parte, y, en su caso, procederá el ejercicio de las acciones previstas en el artículo 78 de esta Ley.

    Artículo 59.- …

    I. a V. …

    VI.-  Su vigencia y fecha de vencimiento, especificando que la misma estará sujeta al pago de las tarifas para mantener vigentes los derechos, en los términos señalados por la ley.

    Artículo 188.- El Instituto podrá iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio o a petición de quien tenga un interés jurídico y funde su pretensión. De igual manera, cualquier persona podrá manifestar por escrito al Instituto la existencia de causales para iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio, en cuyo caso el Instituto podrá considerar dicha información como elementos para determinar el inicio del procedimiento, de considerarlo procedente.

    Artículo 199 BIS 1.- …

    I. a III. …

    El Instituto deberá tomar en consideración la gravedad de la infracción y la naturaleza de la medida solicitada para adoptar la práctica de ésta.

    Para determinar el importe de la fianza el Instituto tomará en consideración los elementos que le aporte el titular del derecho así como los que se desprendan de las actuaciones en el expediente. El importe de la contrafianza comprenderá la cantidad afianzada por el solicitante de las medidas y un monto adicional de cuarenta por ciento sobre el que se hubiere exhibido para la fianza.

    El Instituto podrá requerir al solicitante la ampliación de la fianza, cuando de la práctica de las medidas se desprenda que la otorgada inicialmente resulta insuficiente para responder de los daños y perjuicios que se pudieran causar a la persona en contra de quien se haya solicitado la medida. En el mismo sentido, el Instituto podrá ordenar el incremento de la contrafianza.

    Artículo 213.- Son infracciones administrativas:

    I. a XXV. …

    XXVI.- Usar la combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen, que permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusión a otros protegidos por esta Ley y que por su uso causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado. El uso de tales elementos operativos y de imagen en la forma indicada constituye competencia desleal en los términos de la fracción I de este mismo artículo;

    XXVII.- Cuando el titular de una patente o su licenciatario, usuario o distribuidor, inicie procedimientos de infracción en contra de uno o más terceros, una vez que el Instituto haya determinado, en un procedimiento administrativo anterior que haya causado ejecutoria, la inexistencia de la misma infracción, y

    XXVIII.- Las demás violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos.

    Transitorio

    Único. El presente Decreto entrará en vigor a los 90 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

    México, D. F., a 13 de abril de 2010.- Sen. Carlos Navarrete Ruiz, Presidente.- Dip. Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente.- Sen. Martha Leticia Sosa Govea, Secretaria.- Dip. Balfre Vargas Cortez, Secretario.- Rúbricas.

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a catorce de junio de dos mil diez.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic. Fernando Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica.

  • MARCA PILATES

    Pilates. ¿Una marca cancelada?
    Autor:
    Lic Gabriela Valencia Rangel

    Es imprescindible asociar la marca Pilates con ejercicios de acondicionamiento físico, esto, derivado de los múltiples establecimientos que brindan este servicio y ostentan la denominación PILATES.

    El artículo 153 de la Ley de la Propiedad Industrial establece: “procederá la cancelación del registro de una marca, sí su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique”.

    Derivado de los medios comerciales y del uso generalizado por el público la marca PILATES[1] ha perdió su carácter distintivo, como medio para distinguir el servicio “sistema de entrenamiento físico y mental[2],  toda vez que la gente en lugar de pensar en servicios de entrenamiento físico y mental, piensa en la marca PILATES confundiéndose con la denominación técnica que debe aplicarse al servicio, provocando así, que el término se convierta en un término genérico,  y por consecuencia que la marca sea cancelada.

    Para evitar que el registro de una marca sea cancelado, se recomienda a los titulares de las marcas:

    1. Ostentar en todo momento que la denominación es una marca registrada a través de la leyenda “marca registrada”, las siglas “M.R.” o el símbolo ® y aunado a lo anterior,
    2. Mencionar siempre de manera conjunta la designación genérica del producto o servicio de que se trata, y así provocar que la marca se transforme en una denominación genérica.

    Un claro ejemplo, se puede apreciar con la marca RESISTOL que especifica siempre que se trata del producto “pegamento”.


    [1] Con número de registro 490696, que protege los servicios de la clase 41 “clases de gimnasia y educación física”.

    [2] http://es.wikipedia.org/wiki/Pilates

     

    Marca tácita en Sudáfrica 2010

    Registro de Marcas en Mexico

    ¿Usted ve alguna marca?

    Autor: Lic Rafael Giménez Camacho

    Una marca tácita hizo su aparición en el Mundial de Sudáfrica 2010 durante el partido que se disputó entre Holanda y Dinamarca en el en el Soccer City de Johannesburgo cuando treinta y seis chicas aparecieron vestidas color naranja que bajo el criterio de las autoridades de Propiedad Intelectual de la FIFA invocaban a la marca Bavaria Brewery de nacionalidad holandesa (no confundir con la cerveza colombiana de la misma marca).

    “Un punto para Bavaria Brewery” es que en el abstracto mundo de la Propiedad Intelectual los colores no son susceptibles de ser registrados como marcas por sí solos, por lo tanto no son susceptibles de uso exclusivo y menos de cometer una infracción y ser sancionados a quienes porten el “color naranja”.

    Las autoridades tomaron a las chicas antes de iniciar el partido, los trajes naranjas los habían adquirido en la compra de cerveza fuera del estadio.

    ¿Competencia desleal? si damos por hecho que las chicas invocaban la marca Bavaria Brewery, dicha marca no esta incluida en las marcas autorizadas, es decir que no pagaron derechos para tener presencia y publicitarse en el evento deportivo, la marca Budweiser, la cual compite en el mismo sector si esta incluida en la lista de marcas autorizadas para hacer publicidad y hasta branding con el evento, por lo tanto si habría lugar para considerar una competencia desleal.

    Para los curiosos: ¿Que es una marca tácita? es un término inventado por mi mismo para escribir este post, que significa una marca que no se expresa pero que se sobreentiende, difícil término para nosotros los abogados, ¿no es así? esa será precisamente la parte medular de este asunto que tendrá que resolverse en los tribunales de propiedad intelectual en Sudáfrica. En este caso no hay que confundir con las marcas evocativas.

    Existe un antecedente de esta misma marca, durante el mundial de Fútbol en Alemania 2006 sucedió algo similar, pero en esta ocasión las personas portaron overoles con el logo de la marca.

    la noticia original: BBC y la noticia en México: Yahoo

    Piratería en Aduanas

    Autor: Lic Gabriela Valencia Rangel

    En los últimos años México se ha visto obligado a reforzar las medidas para evitar la entrada de mercancías piratas desde las aduanas, entre las acciones que se han tomado destacan: a) la implementación de una base de datos que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha desarrollado para combatir la piratería desde las aduanas en la cual se informa quien es el titular de la marca, quiénes son los licenciatarios autorizados, etc., b) se han impulsado reformas a la Ley Aduanera; c) se han firmado convenios Intergubernamentales; d) se ha elevado la pena del delito de piratería y un paso importante es que los delitos que se cometen contra los derechos de propiedad industrial se persiguen de oficio, entre otras acciones.

    Pero derivado de la complejidad del problema y de la sofisticación de los procesos para la falsificación de los productos, las empresas titulares de marcas registradas no han encontrado una debida protección para los productos que comercializan, por tal motivo para reforzar la protección de sus derechos y evitar la falsificación y la piratería en las aduanas, las empresas se han dado a la tarea de capacitar a los verificadores de las aduanas para enseñarles como detectar y evitar la entrada de productos falsos al país.

    Con esta medida de capacitación las empresas están asumiendo un papel fundamental para combatir la piratería y proteger su derecho al uso exclusivo de una marca otorgado por su registro, derivado de que son ellas los fabricantes originales que pueden proporcionar información especifica que permite detectar las falsificaciones con mayor precisión y rapidez.

    Esperemos que estas acciones conjuntamente con las implementadas por las autoridades federales y estatales eviten de manera considerable la entrada de productos apócrifos a Territorio Mexicano, toda vez que el fenómeno de la piratería esta rebasando a nuestras autoridades, lo cual está provocando que las empresas se vean obligadas a ejercer controles más eficaces para la protección de sus derechos de propiedad industrial e intelectual.

    Otro punto que no se debe dejar de lado, es reiterar la importancia de contar con el registro de la marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para sancionar las prácticas desleales que se realizan a través de la piratería.

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