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Marcas registradas: Nueva Reforma de la LPI

  • Procedimiento de declaración administrativa de la declaración de nulidad, caducidad cancelación o infracción:
  • se reforma el artículo 188 para permitir que cualquier persona manifieste por escrito al IMPI la existencia de causales para iniciar el procedimiento de oficio.
  • Respecto a la fianza y la contrafianza mencionada en el artículo 199 BIS-1, se hacen las siguientes precisiones: para determinar el importe de la fianza, el IMPI tomará en consideración los elementos que le aporte el titular del derecho así como los que se desprendan de las actuaciones en el expediente. El importe de la contrafianza comprenderá la cantidad afianzada y un monto adicional de 40% sobre el que se hubiere exhibido para la fianza. El IMPI podrá requerir la ampliación de la fianza y contrafianza, cuando de la práctica de las medidas se desprenda que las otorgadas inicialmente resultan insuficientes para responder de los daños y perjuicios que se pudieran causar.
  • Nueva infracción administrativa: Lo será el que el titular de una patente o su licenciatario, usuario o distribuidor, inicie procedimientos de infracción en contra de uno o más terceros, una vez que el IMPI hubiese determinado en un procedimiento administrativo anterior que hubiese causado ejecutoria, la inexistencia de la misma infracción.Contenido de la Reforma:

    Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de la Propiedad Industrial

     

    (DOF del 18 de junio de 2010)

     

    Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia
    de la República.

    FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed:

    Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente

    DECRETO

    EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A :

    SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

    Artículo Único.- Se reforman los artículos 12, fracción IV; 41, fracción II; 47, fracción I, primer párrafo; 59, fracción VI; 188; 199 BIS 1, tercer párrafo y se adicionan un segundo párrafo a la fracción X del artículo 6o. un artículo 52 BIS; un cuarto y quinto párrafos al artículo 199 BIS 1 y una fracción XXVII, recorriéndose la actual en su orden, al artículo 213 de la Ley de la Propiedad Industrial, para quedar como sigue:

    Artículo 6o.- …

    I. a IX. …

    X. …

    Deberán publicarse en el ejemplar del mes inmediato posterior a su emisión, todas las resoluciones emitidas en los procedimientos de declaración administrativa que prevé esta Ley, así como las que desahoguen peticiones que tengan por objeto modificar las condiciones o alcance de patentes o registros concedidos;

    XI. a XXII. …

    Artículo 12.- …

    I. a III. …

    IV.-  Aplicación industrial, a la posibilidad de que una invención tenga una utilidad práctica o pueda ser producida o utilizada en cualquier rama de la actividad económica, para los fines que se describan en la solicitud;

    V. y VI. …

    Artículo 41.- Para reconocer la prioridad a que se refiere el artículo anterior se deberán satisfacer los requisitos siguientes:

    I.- …

    II.- …

    Si se pretendieren derechos adicionales a los que se deriven de la solicitud presentada en el extranjero considerada en su conjunto, la prioridad deberá ser sólo parcial y referida a esta solicitud.

    Respecto de las reivindicaciones que pretendieren derechos adicionales, se podrá solicitar un nuevo reconocimiento de prioridad o, en su defecto, éstas se sujetarán al examen de novedad que corresponda a la fecha de presentación a la que se refiere el artículo 38 BIS;

    III. y IV. …

    Artículo 47.- A la solicitud de patente se deberá acompañar:

    I.- La descripción de la invención, que deberá ser lo suficientemente clara y completa para permitir una comprensión cabal de la misma y, en su caso, para guiar su realización por una persona que posea pericia y conocimientos medios en la materia. Asimismo, deberá incluir el mejor método conocido por el solicitante para llevar a la práctica la invención, cuando ello no resulte claro de la descripción de la invención, así como la información que ejemplifique la aplicación industrial del invento.

    II. a IV. …

    Artículo 52 BIS.- Dentro de un plazo de seis meses, contados a partir de la fecha de publicación en la Gaceta, el Instituto podrá recibir información de cualquier persona, relativa a si la solicitud cumple con lo dispuesto en los artículos 16 y 19 de esta Ley.

    El Instituto podrá, cuando así lo estime conveniente, considerar dicha información como documentos de apoyo técnico para el examen de fondo que sobre la solicitud realice, sin estar obligado a resolver sobre el alcance de la misma. El Instituto dará vista al solicitante de los datos y documentos aportados para que, de considerarlo procedente, exponga por escrito los argumentos que a su derecho convengan.

    La presentación de información no suspenderá el trámite, ni atribuirá a la persona que la hubiera presentado el carácter de interesado, tercero o parte, y, en su caso, procederá el ejercicio de las acciones previstas en el artículo 78 de esta Ley.

    Artículo 59.- …

    I. a V. …

    VI.-  Su vigencia y fecha de vencimiento, especificando que la misma estará sujeta al pago de las tarifas para mantener vigentes los derechos, en los términos señalados por la ley.

    Artículo 188.- El Instituto podrá iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio o a petición de quien tenga un interés jurídico y funde su pretensión. De igual manera, cualquier persona podrá manifestar por escrito al Instituto la existencia de causales para iniciar el procedimiento de declaración administrativa de oficio, en cuyo caso el Instituto podrá considerar dicha información como elementos para determinar el inicio del procedimiento, de considerarlo procedente.

    Artículo 199 BIS 1.- …

    I. a III. …

    El Instituto deberá tomar en consideración la gravedad de la infracción y la naturaleza de la medida solicitada para adoptar la práctica de ésta.

    Para determinar el importe de la fianza el Instituto tomará en consideración los elementos que le aporte el titular del derecho así como los que se desprendan de las actuaciones en el expediente. El importe de la contrafianza comprenderá la cantidad afianzada por el solicitante de las medidas y un monto adicional de cuarenta por ciento sobre el que se hubiere exhibido para la fianza.

    El Instituto podrá requerir al solicitante la ampliación de la fianza, cuando de la práctica de las medidas se desprenda que la otorgada inicialmente resulta insuficiente para responder de los daños y perjuicios que se pudieran causar a la persona en contra de quien se haya solicitado la medida. En el mismo sentido, el Instituto podrá ordenar el incremento de la contrafianza.

    Artículo 213.- Son infracciones administrativas:

    I. a XXV. …

    XXVI.- Usar la combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen, que permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusión a otros protegidos por esta Ley y que por su uso causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado. El uso de tales elementos operativos y de imagen en la forma indicada constituye competencia desleal en los términos de la fracción I de este mismo artículo;

    XXVII.- Cuando el titular de una patente o su licenciatario, usuario o distribuidor, inicie procedimientos de infracción en contra de uno o más terceros, una vez que el Instituto haya determinado, en un procedimiento administrativo anterior que haya causado ejecutoria, la inexistencia de la misma infracción, y

    XXVIII.- Las demás violaciones a las disposiciones de esta Ley que no constituyan delitos.

    Transitorio

    Único. El presente Decreto entrará en vigor a los 90 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

    México, D. F., a 13 de abril de 2010.- Sen. Carlos Navarrete Ruiz, Presidente.- Dip. Francisco Javier Ramírez Acuña, Presidente.- Sen. Martha Leticia Sosa Govea, Secretaria.- Dip. Balfre Vargas Cortez, Secretario.- Rúbricas.

    En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a catorce de junio de dos mil diez.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Lic. Fernando Francisco Gómez Mont Urueta.- Rúbrica.

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  • Pérdida de la marca por caducidad

    Suprema Corte de Justicia de la Nación

    El año pasado el Séptimo Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito publicó una tesis que establece que para evitar la pérdida del registro de una marca (por caducidad), se puede probar el uso de la misma mediante catálogos de productos, pero lo relevante es que adicionalmente para sustentar dicha prueba se tiene que demostrar la distribución de los catálogos no solo su fabricación, que además y aunque la tesis no lo mencione debe ser continua. En esta tesis olvidaron a las marcas de servicios, ya que solo hablan de catálogos de productos, pero que por analogía podrían ser utilizados los brochures, pues es una forma de publicidad y por lo tanto un medio idóneo para demostrar el uso.

    Texto original de la Tesis del Tribunal:

    MARCAS. PARA ACREDITAR A TRAVÉS DE UN CATÁLOGO QUE LOS PRODUCTOS PARA LOS QUE FUERON REGISTRADAS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN EL MERCADO Y ASÍ DEMOSTRAR EL USO DE AQUÉLLAS, SE REQUIERE QUE ADEMÁS DE SU EXISTENCIA FÍSICA SE PRUEBE, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE AQUÉL FUE MOTIVO DE DISTRIBUCIÓN.- Conforme al artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, para los efectos del numeral 130 de dicha ley (caducidad del registro de una marca por falta de uso), entre otros casos, se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando: a) Los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio; b) Se encuentran disponibles en el mercado en el país bajo esa marca en la cantidad y del modo que corresponde a los usos y costumbres en el comercio; o c) Se aplique a productos destinados a la exportación. Así, para acreditar a través de un catálogo que un producto para el que una marca fue registrada se encuentra disponible en el mercado (inciso b) y así demostrar el uso de ésta, se requiere que además de su existencia física -impresión de un número determinado de ejemplares-, se pruebe, aunque sea indiciariamente, que aquél fue motivo de distribución; lo anterior obedece a que un catálogo no puede ser considerado propiamente como un medio de comunicación, como lo es una revista o un periódico, que además de contar con una fecha cierta de publicación, por lo general es de impresión y distribución cotidiana, elementos que no son propios del catálogo, en tanto que éste necesariamente debe ser distribuido por la persona interesada en publicitar los artículos en él contenidos.

    SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

    Amparo directo 174/2009. Ferrero, S.P.A. 29 de julio de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Irma Gómez Rodríguez.

    Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX. Novena Época, septiembre de 2009, pág. 3151. Tesis: I.7o.A.654 A


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